특허소송 | 특허명세서 기재 요건 위반 지적해 등록무효 심판 청구 인정 성공

특허소송으로 번진 해당 사건은 특허명세서 기재요건 위반 여부가 문제 된 사건이었습니다.

특허소송으로 번진 해당 사건은 휴대장치 카메라에 필요한 ‘소형 망원 렌즈 조립체’의 특허발명 내용이었습니다.

해당 특허는 유효 초점 길이에 대한 총 트랙 길이의 비율이 기존의 렌즈 조립체보다 작으면서도 양호한 이미지 품질을 가지는 소형 망원 렌즈 조립체를 제공하는 물건의 발명이었습니다.

이 사건의 발명은 렌즈 조립체의 트랙 길이가 짧은데도 망원 렌즈의 기능을 가지면서 양호한 이미지 품질을 구현한다는 데 그 기술적 특징이 있습니다.

발명 명세서에는 효능, 렌즈 요소들의 조합 사례를 통해 이미지 면의 모든 시야의 초점을 가져오는데 도움을 주고 색수차를 줄인다는 내용 등이 기재되어 있었습니다.

A기업은 해당 소형 망원 렌즈 조립체 특허에 대해 특허명세서를 등록했습니다. 그러나 B기업은 특허명세서 기준에 충족하는 제조 방법이 명시되어 있지 않아 특허명세서 기재요건 위반으로 해당 특허발명 등록무효 심판을 청구했고, 원심은 해당 심판 청구를 인용하는 심결을 내렸습니다.

이에 A기업은 등록무효심판청구에 대한 취소 상고를 제기한 상황이었습니다.

특허법 제42조 제3항 제1호는 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것을 규정하고 있습니다.

특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개해, 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위해서입니다.

위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는, 기재 내용만으로 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 의미합니다. (대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 참조)

실시례까지 요구되는 것은 아니지만, 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준을 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서, 명세서의 기재만으로 물건을 생산하거나 사용할 수 없는 경우에는 기재요건을 충족하지 못한다고 보아야 합니다. (대법원 2015.9.24. 선고 2013후525 판결 참조)

위 사건 명세서에는 특허법에서 정한 정한 청구범위에서 어떻게 양호한 이미지 품질을 구현하는 렌즈 조립체를 생산할 수 있는지 기재되어 있지 않았습니다.

통상의 기술자가 위 명세서에 기재된 제조 방법에 따라 생산할 수 있다는 점을 추론할 만한 시사나 암시가 나타나 있지 않고, 이 사건 정정발명 출원 시의 기술 수준으로 그와 같은 렌즈 조립체를 생산할 수 있다고 볼만한 자료도 없습니다.

결국, 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는, 해당 물건을 생산할 수 없는 수준이었습니다.

해당 특허소송 원심은 위와 같은 이유로 발명의 설명이 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있지 않다고 판단했습니다.

특허소송 원심의 판결에 불복한 원고는 상고를 제기하며 심결의 취소를 청구했습니다.

출원 시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 설명에 게시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 청구범위는 발명의 설명에 의해 뒷받침된다고 볼 수 없습니다. (대법원 2006.5.11. 선고 2004후1120 판결 참조)

대법원은 특허의 핵심인 기술 설명에 있어, 통상의 기술자는 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 위 기재된 내용에서 렌즈 조립체를 생산할 수 없다고 봄이 타당하다고 말하며, 원심을 수긍해 해당 특허소송 상고를 기각했습니다.

특허소송을 대비하기 위해 특허명세서는 정확하고 명확하게 작성하는 것이 가장 중요합니다.

그렇기 때문에 특허명세서 작성부터 특허법에 대한 전문 지식을 갖춘 전문 변호사의 도움을 받아 작성하는 것이 가장 좋습니다.

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