특허소송 | 신경정신계 장애 치료 조성물 및 방법의 공유 특허권, 원고 상고 기각

특허소송 속 공유 특허권과 소송대리 적법성 쟁점이 문제되어 대법원 판결까지 진행하게 된 사례입니다.(대법원 2024.12.26. 선고 2024후10825)

이 사건은 신경정신계 장애의 치료를 위한 조성물 및 방법에 대한 특허 출원 발명에 관한 심결취소 소송으로, 원고들이 특허청장을 상대로 소송을 제기한 경우입니다.

원고들은 특허청의 특허거절결정을 취소하기 위해 불복심판을 제기하였으나, 특허심판원이 심판청구를 기각하자 특허청을 상대로 취소를 구하는 소를 제기하였습니다.

해당 특허소송의 쟁점은 원고들의 소송행위의 적법성과 출원발명의 진보성 여부였습니다.

본 특허소송에 대해 1심은 원고의 청구를 기각했습니다.

먼저, 원고 1 회사의 소송행위 부적법성을 지적했습니다.

변리사 A와 특허법인 B가 원고 1 회사의 소송대리인 자격으로 소를 제기했으나, 문제는 원고 1 회사로부터 적법한 위임을 받지 않았던 것입니다.

1심의 원고 1 회사의 소는 소송 대리권이 없는 자에 의해 제기된 부적법한 소로 판단해 원고의 청구를 각하했습니다.

또한 원고 2 회사와 원고 3 대학의 청구 또한 기각했습니다.

법원은 ‘신경정신계 장애의 치료를 위한 조성물 및 방법’으로 하는 이 사건 출원발명의 진보성이 부정되어 특허 등록이 불가능하다고 판단했습니다.

2심 또한 1심의 판단과 마찬가지였습니다.

2심 역시 원고 1 회사 상고는 소송대리권이 없는 자가 제기했다고 판단해 상고 자체가 부적법하다고 판단했습니다.

원고 2 회사와 원고 3 대학의 청구에 대해서는 대학의 청구 기각특허를 받을 권리의 공유자가 단독으로 심결취소 소를 제기할 수 있는지 여부에 대해 법리는 인정되나, 발명의 청구범위 제 1항이 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다고 판단해 원고들의 청구를 기각한 겁니다.

참고

특허법에 따르면, 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 합일적으로 확정되어야 할 필요성에서 특허출원 및 특허청 심사관의 특허거절결정 등에 대한 심판청구를 공유자 모두가 공동으로 하도록 규정하고 있습니다.

다만, 특허거절결정 등에 따른 심결취소의 소를 공유자 모두가 공동으로 제기해야 하는지에 대해서는 아무런 규정을 두고 있지 않으므로, 특허를 받을 수 있는 공유자 중 1인이 단독으로 위와 같은 심결 취소를 구하는 소를 제기하더라도 그 소송에서 심결을 취소하는 판결이 확정되면 취소의 효력은 다른 공유자 모두와의 관계에서 심판절차가 재개됩니다.

심결취소청구를 기각한 판결이 확정되어 심결이 유지된 경우에는 심결에 불복하지 않은 다른 공유자의 권리에 영향을 미치지 않습니다.

단, 특허거절결정 등에 따른 심결취소의 소는 고유필수적 공동소송이 될 경우 나머지 공유자가 권리행사에 장애를 받거나 권리가 소멸되어 버리는 부당한 결과에 이르게 되므로, 고유필수적 공동소송이 아닙니다.

특허소송에 대한 대법원의 판단 또한 원심의 판단을 유지하며, 원고들의 청구를 기각했습니다.

대법원 또한 원고 1 회사의 상고에 대해서는 변리사와 특허법인이 소송위임을 받지 않았고, 상고장 제출행위에 대해 원고 1회사의 추인도 인정되지 않는다고 판단했습니다.

무권대리인이 행한 소송행위의 추인은 특별한 사정이 없는 한 소송행위를 전체 대상으로 하여야 하며, 일부 소송행위만을 추인하는 것은 허용하지 않음을 기존 판례를 통해 판시하였습니다.

즉, 원고 1 회사의 상고는 소송대리권이 없는 자에 의해 제기된 부적법한 상고로 판단해 각하한 겁니다.

대법원은 원고 2 회사와 원고 3 대학의 상고에 대해서도 원심 판단을 유지하며 원고들의 청구를 기각했습니다.

대법원 또한 원심과 같이 특허출원 단계에서는 공유자 모두가 공동으로 출원을 진행해야 하나, 심결취소의 소는 공유자 중 1인이 단독으로 제기할 수 있다고는 판단했습니다.

그러나 출원발명의 청구범위 제1항이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되며, 원고 2 회사와 원고 3 대학의 상고는 이유 없다고 판단했습니다.

특허소송 속 공유 특허권과 소송대리 적법성 쟁점이 문제 된 사건이었습니다.

이번 특허소송은 특허소송 대리인의 적법성, 특허법에서의 공유자 권리와 책임, 발명의 진보성 판단 기준을 다시금 시사하는 사건이었습니다.

원고 1 회사의 사례에서 볼 수 있듯이, 소송을 제기하거나 상고할 때 적법한 대리권이 없으면 소송 자체가 부적법으로 각하될 수 있기 때문에, 소송 절차를 시작하기 전, 대리인의 자격 및 위임 절차를 철저히 검토하는 것이 무엇보다 중요합니다.

또한 해당 판결로 선행 발명과 비교해 출원발명이 쉽게 발명할 수 있는 수준이라면 진보성을 인정하지 않는다는 점을 명확히 했습니다.

지난 12월 17일, 대법원은 ‘이차 전지용 극판 스태킹 장치’로 하는 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다고 보아, 원고 측 청구에 대해 다시 심리할 것을 명해 원심을 파기환송하기도 했습니다.

발명의 진보성 유무를 판단할 때는 선행기술의 범위와 내용, 선행기술과의 차이, 통상의 기술자의 기술수준에 대한 증거 등에 대해 기초 파악을 한 뒤, 통상의 기술자가 특허출원 당시 기술 수준에 비추워 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과의 차이를 극복하여 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴야 합니다.

진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시된 기술을 알고 있음을 전제로, 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지 판단해서는 안 된다는 것입니다.

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본 사례와 같은 특허심판 분쟁이 발생하기 전, 미리 특허법 자문을 받아 기업 의뢰인의 소중한 리소스 낭비가 없도록 다각도 대응 전략을 세워보시기를 권합니다.